시간과 노력을 들여 브랜드명을 정한 뒤 상표를 출원하기 전에 같은 이름이 이미 등록되어 있다면 적잖이 당황하게 됩니다.
이때, 이미 로고를 제작했고 쇼핑몰 입점이나 광고 일정까지 잡아둔 상황이라면 홈페이지 수정과 제품 패키지까지 다시 인쇄하는 손해를 감수하면서 이름을 바꿔야 하나 고민부터 앞서게 되죠.
그렇다고 그대로 출원하자니 거절될 게 뻔해 이러지도 저러지도 못하는 상황이 됩니다.
하지만 선등록상표가 있다는 이유만으로 준비해 온 브랜드를 바로 포기할 필요는 없습니다.
상대방 상표가 어떤 상품이나 서비스에 등록되어 있는지, 현재 준비 중인 사업과 실제로 겹치는지에 따라 같은 이름이라도 등록이 가능한 경우도 있기 때문입니다.
이때 사업 영역까지 겹쳐 출원 범위 조정조차 어려운 상황이라면 마지막으로 상표취소심판을 검토할 수 있습니다.
이번 글에서는 선등록상표가 있어도 출원을 이어갈 수 있는 방법과 불사용 상표취소심판의 활용방법을 차례대로 살펴보겠습니다.
상표 검색에서 동일한 이름을 발견했다고 해서 반드시 거절되는 것은 아닙니다.
우선 확인해야 하는 것은 선등록상표가 어떤 상품과 서비스에 등록되어 있는지입니다.
상표권은 등록된 모든 업종에서 이름을 독점하는 권리가 아니라, 출원 당시 지정한 상품과 서비스 범위를 중심으로 보호됩니다.
즉, 동일한 명칭이라도 판매하는 상품과 이용하는 고객층이 다르면 함께 등록될 여지가 있죠.
‘테헤란’이라는 이름으로 건강기능식품 브랜드를 준비하고 있는데, 같은 이름이 이미 교육 서비스에 등록되어 있다고 가정해 보겠습니다.
이 경우에는 두 사업의 거래 형태와 수요자층이 크게 다르기에 이름이 같다는 이유만으로 곧바로 충돌한다고 단정하기는 어렵죠.
반대로 상품 분류가 다르더라도 실제 판매 방식이나 소비자가 비슷하다면 유사한 상품으로 판단될 가능성도 있습니다.
따라서 동일하거나 유사한 선등록상표를 발견했다면 상대방의 지정상품과 현재 사업의 실제 거래 범위가 서로 다른지 비교하는 것이 우선입니다.
그렇다면 지정상품까지 비교했는데도 현재 준비하는 사업과 그대로 겹친다면 이제는 포기해야 하는 걸까요?
상표권은 권리자에게 일정한 범위의 독점적 권리를 인정하는 대신, 실제 시장에서 상표를 사용할 것도 요구합니다.
사용하지 않는 상표 때문에 다른 사람들이 출원하지 못하는 상황을 막기 위해 불사용 상표취소심판 절차가 마련되어있죠.
따라서 등록상표가 취소심판을 청구한 날을 기준으로 최근 3년 동안 국내에서 사용되지 않았다면 누구든지 취소심판을 청구할 수 있습니다.
여기서 더 중요한 점은, 상표권자가 상표를 사용하고 있었더라도 내가 출원하려는 지정상품에서는 사용하지 않았다면 해당 지정상품에 대해서는 취소를 검토할 수 있다는 겁니다.
다만 취소심판이 인용됐다고 해서 상표권이 자동으로 청구인에게 이전되는 것은 아니기에 취소가 확정된 이후에는 원하는 권리를 확보하기 위한 신규 출원을 진행해야 합니다.
상표취소심판을 검토하면서 가장 부담을 느끼는 부분은 상대방이 상표를 사용하지 않았다는 사실을 어떻게 증명할 것인가입니다.
하지만 이런 걱정은 하실 필요가 없습니다.
상표취소심판에서는 청구인이 아닌 기존상표권자 측이 최근 3년 동안 등록상표를 지정상품에 사용했다는 사실을 증거로 제시해야 하기 때문입니다.
이때 제품과 포장 사진, 온라인 판매 화면, 광고물, 세금계산서와 거래명세서 등이 사용 여부를 판단하는 자료가 될 수 있습니다.
그리고 소명 자료 혹은 사용하지 못한 정당한 이유가 부족하면 불사용에 따른 취소가 인정되어 상표권이 소멸되는 것이죠.
따라서 상표취소심판을 검토한다면 먼저 상대방의 홈페이지와 판매 채널, 광고 이력, 실제 사용 중인 표장을 확인해야 합니다.
이어서 나의 출원을 위해 어떤 지정상품을 취소 대상으로 삼을지도 정해야 하죠.
선등록상표가 발견되면 이름을 바꾸는 것이 가장 단순한 해결책처럼 보일 수 있습니다.
그러나 이미 인지도가 생기고, 제품 생산이나 광고 준비가 진행됐다면 브랜드 변경에도 적지 않은 손해가 생깁니다.
이때는 앞에서 말씀드렸듯이 지정상품을 조정해 충돌을 피하는 방법과 불사용 취소심판을 차례로 검토할 수 있습니다.
어떤 방법을 택해야 할지 판단이 어렵다면 선등록상표의 지정상품과 실제 사용 여부, 취소가 필요한 상품 범위부터 테헤란과 함께 검토해 보셔도 좋습니다.
부디 쉽게 포기하지 않고 방법을 찾아내실 수 있도록 권리를 확보할 방법이 남아 있는지부터 확인해 보시기 바랍니다.
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