기술을 이전하거나 특허를 매입할 때는 거래 조건과 대금 협의에 먼저 집중하는 경우가 많습니다.
단순히 계약만 체결하면 특허권도 함께 넘어간다고 생각하기 쉬운데요.
그러나 특허권은 일반 자산과 달리 계약만으로 권리가 이전되지 않습니다.
문제는 계약 이후에 발생합니다.
등록원부상 권리관계와 이전등록 절차, 계약 대상 범위에 따라 특허를 활용할 수 있는 범위가 달라질 수 있기 때문이죠.
만일 공유특허이거나 질권, 실시권 등 제3자의 권리가 설정돼 있다면 계약서 작성 시 추가 검토도 필요합니다.
또한 등록된 특허권만 이전하는지, 관련 출원과 기술자료, 기존 계약관계까지 포함하는지에 따라서도 사업 활용 범위는 달라집니다.
개인 명의 특허를 법인으로 이전하는 경우에는 거래가액과 회계·세무 문제도 함께 살펴봐야 하고요.
그렇다면 계약 전에 무엇을 확인해야할까요?
이번 글에서는 계약 전 확인해야 할 권리관계와 이전등록 절차, 그리고 양도 범위를 차례대로 살펴보겠습니다.
'계약만 체결하면 이전이 가능하다'는 오해부터 바로잡겠습니다.
특허권 이전에서는 계약 조건보다 이전 가능한 권리인지를 먼저 확인해야 합니다.
권리관계에 제한이 있다면 계약을 체결하더라도 이전등록이 지연되거나 예상했던 범위만큼 권리를 활용하지 못할 수 있습니다.
특히나 등록원부를 통해 현재 권리자가 누구인지, 공유특허인지, 질권이나 전용실시권 등 제3자의 권리가 설정돼 있는지를 먼저 확인해야 합니다.
반면 공유특허라면 추가 검토가 필요합니다.
특허법은 공유자가 자신의 지분을 양도하거나 질권을 설정하려는 경우 다른 공유자의 동의를 받도록 규정하고 있기 때문입니다.
만약 연차등록료 미납으로 특허권이 소멸했거나 소멸이 임박했다면 계약 당시 기대했던 사업 가치와 실제 확보하는 권리 사이에는 차이가 발생할 수 있습니다.
따라서 계약 전에는 등록원부를 통해 권리관계와 공유자의 동의 여부, 권리 존속 상태까지 함께 확인해야 합니다.
실제 계약을 체결하고 대금을 지급했더라도 특허권은 바로 이전되지 않습니다.
특허권은 이전등록이 완료돼야 법적으로 새로운 권리자가 되며, 그전까지 등록원부상 권리자는 기존 권리자로 유지됩니다.
바로 이 지점에서 계약만큼 등록 절차도 중요해집니다.
실무에서는 등록 신청 주체와 제출 서류, 등록이 늦어질 경우 기술이전이나 제품 출시 일정을 어떻게 조정할지까지 계약 단계에서 함께 정하는 경우가 많습니다.
이후 권리 이전을 신청할 때에는 권리이전등록신청서와 함께 양도 사실을 증명하는 자료를 제출해야 합니다.
사안에 따라 양도계약서, 양도증, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 등이 필요할 수 있으며, 공유특허라면 공유자의 동의 여부도 함께 확인해야 합니다.
또 하나 놓치기 쉬운 부분이 있습니다.
법인의 상호나 주소가 변경됐다면 등록명의인 표시변경을 먼저 해야 이전등록 절차가 원활하게 진행될 수 있습니다.
따라서 실무에서는 계약 체결일보다 권리자가 변경되는 시점을 기준으로 사업 일정을 계획하는 경우가 많습니다.
단순히 특허권을 이전받았다고 해서 해당 기술 전체를 확보한 것은 아닙니다.
계약 대상을 어디까지 정했는지에 따라 실제 활용할 수 있는 권리 범위도 달라집니다.
즉, 설계도면, 시험데이터, 제조공정, 소프트웨어, 운영 노하우 등은 특허권과 별개의 자산입니다. 계약 대상에 포함하지 않았다면 함께 이전되지 않습니다.
같은 이유로 분할출원, 해외 대응출원, 개량기술 역시 계약 대상에 포함하지 않았다면 자동으로 이전되는 권리로 보기 어렵습니다.
이에 반해 기존 실시계약이나 공동개발계약이 체결돼 있다면 특허권을 이전받더라도 실제 활용 범위에는 제한이 생길 수 있죠.
대표 개인 명의 특허를 법인으로 이전하는 경우에는 권리 이전 절차뿐 아니라 거래가액 산정과 회계·세무 처리도 함께 검토해야 합니다.
전문가들의 경우 특허권뿐 아니라 관련 출원, 기술자료, 기존 계약관계까지 이전 대상에 포함되는 범위를 먼저 정리한 뒤 계약서를 작성하는 경우가 많습니다.
문제는 계약서를 작성하는 것이 아니라 계약 내용대로 권리를 이전받을 수 있는지입니다.
특허권 이전 계약에서 권리관계와 이전 대상, 기술자료, 기존 계약관계까지 함께 검토해야 이후 사업 활용과 권리 행사 과정에서 예상하지 못한 문제가 발생할 가능성을 줄일 수 있죠.
특허권 이전을 앞두고 있다면 계약서를 작성하기 전에 테헤란과 함께 정상적인 이전이 될 수 있도록 이전 대상과 권리 범위가 충분히 정리됐는지부터 확인해 보시기 바랍니다.
개인정보처리방침
면책공고
개인정보 수집 동의
지식재산 소식 제공 및
뉴스레터 수신 동의
