논문을 먼저 발표했거나 전시회에서 기술을 공개한 뒤 특허출원을 알아보다 “이미 신규성이 없어졌으니 특허는 어렵겠죠?”라고 여쭤보시는 대표님들이 계십니다.
특허는 출원 전에 알려지지 않은 발명이어야 한다는 원칙이 있기 때문에 충분히 할 수 있는 걱정이죠.
하지만 이미 공개했다는 사실만으로 등록 가능성이 사라졌다고 단정해서는 안 됩니다.
특허법에는 일정한 조건을 충족한 공개를 신규성과 진보성 판단에서 제외할 수 있도록 하는 특허공지예외가 마련되어있습니다.
이걸 아셨다면 이제 중요한 것은 공개 여부가 아닙니다.
누가 공개했는지, 언제 공개했는지, 어떤 기술까지 알려졌는지를 확인해야 실제 적용 가능성을 판단할 수 있습니다.
이미 기술을 공개해 출원을 포기하려던 참이셨다면 아래 내부터 확인해보시죠.
특허 심사에서는 출원 전에 공중이 알 수 있게 된 기술을 선행기술로 검토합니다.
이 선행기술은 기존 특허문헌 뿐 아니라 논문이나 학회 발표, 제품 판매, 박람회 전시, 홈페이지 게시물, 홍보 영상 등도 공개에 해당할 수 있습니다.
본인이 만든 기술을 직접 공개했더라도 예외가 아닙니다.
그러나 여기서 바로 “특허를 받을 수 없다”고 결론 내릴 필요는 없습니다.
특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 발명이 공개됐거나, 권리자의 의사에 반해 기술이 누설·도용된 경우라면 특허공지예외를 검토할 수 있기 때문이죠.
요건을 갖춰 적용받으면 해당 공개는 신규성과 진보성을 판단할 때 선행기술로 사용되지 않습니다.
예를 들어 식품 제조기업이 신제품을 판매하면서 새로운 제조공정을 함께 공개했다고 가정해 보겠습니다.
이런 상황이라면 판매 당시 어떤 공정과 조건까지 외부에 알려졌는지 확인해야 합니다.
제품명과 효능만 공개됐는지, 제조 순서와 배합 조건까지 확인할 수 있었는지에 따라 출원발명과 공개 내용의 관계가 달라질 수 있죠.
따라서 이미 공개했다면 당시 공개 자료를 먼저 확인하고, 공지예외 적용 가능성과 남아 있는 권리 범위를 검토해야 합니다.
자신의 의사로 발명을 공개했다면 원칙적으로 그 공개일부터 12개월 이내에 특허출원을 해야 합니다.
출원서에는 특허법 제30조의 적용을 받으려는 취지를 기재하고, 출원일부터 30일 이내에 공개 사실을 증명할 자료도 제출해야 합니다.
여기서 12개월이라는 기간만 확인해서는 부족합니다.
실제 심사에서는 어떤 기술이 언제, 누구에 의해 공개됐는지를 확인할 수 있어야 하기 때문입니다.
학회에서 발표했다면 발표 자료와 프로그램, 발표일을 확인할 수 있는 자료가 필요할 수 있습니다.
박람회에서 제품을 선보였다면 당시 전시 사진이나 카탈로그, 참가 자료 등을 살펴볼 수 있고요.
온라인 게시물이라면 게시 날짜와 실제 공개된 내용을 확인할 수 있는 기록을 확보해야 합니다.
공개한 사람과 특허출원인이 다르다면 권리관계도 확인해야 합니다.
연구자가 먼저 논문을 발표하고 기업이 특허를 출원하는 경우라면 해당 발명에 관한 권리가 기업에 적법하게 승계됐는지까지 검토해야 하죠.
반대로 내부 기술자료가 동의 없이 외부로 새어 나갔다면 단순히 “유출됐다”고 주장하는 것으로 충분하지 않습니다.
누설이나 도용이 발생한 과정과 권리자의 의사에 반한 공개였다는 사실을 입증할 자료가 필요합니다.
이미 공개한 기술이라고 해서 출원할 내용 전체가 모두 공개된 것도 아니죠.
실제로는 이 부분에서 등록 가능성을 다시 검토할 여지가 생깁니다.
예를 들어 제조기업이 전시회에서 새로운 장비를 시연했다고 하겠습니다.
외관과 작동 결과는 공개됐지만 내부 부품의 결합 구조나 제어 방식까지는 외부에서 확인하기 어려웠을 수 있습니다.
따라서 당시 사진, 영상, 발표 자료와 출원하려는 발명의 구성요소를 하나씩 대조해야 합니다.
이미 알려진 부분과 아직 공개되지 않은 부분을 구분한 다음 기존 선행기술과 다른 구조, 작동 순서, 효과가 남아 있는지도 확인해야 합니다.
공개 이후 추가로 개선한 기술이 있다면 해당 부분만 별도로 보호할 방법도 함께 살펴볼 수 있습니다.
이미 공개됐다는 사실보다 중요한 것은 현재 어떤 기술이 남아 있고, 어느 범위까지 권리화할 수 있는지입니다.
특허출원을 섣불리 포기하지 마십시오.
공개했다는 사실만으로 결과를 판단하면 아직 검토하고 확보할 수 있는 권리까지 놓칠 수 있습니다.
먼저 당시 사용한 발표 자료, 논문, 카탈로그, 제품 페이지, 영상과 공개 날짜를 확인할 수 있는 기록을 모아야 합니다.
누가 공개했는지와 출원하려는 발명의 권리자는 누구인지도 함께 정리해야 하고요.
이미 외부에 기술을 공개했다면 스스로 출원 가능성이 없다고 결론 내리기보다, 테헤란의 전문가들과 함께 현재 상태에서도 보호할 수 있는 기술이 남아 있는지부터 확인해 보시기 바랍니다.
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