특허출원을 마치고 몇 달을 기다렸는데, 특허청에서 날아온 문서가 등록 통보가 아니라 거절이유통지일 때가 있습니다.
그 순간 적잖이 당황스럽죠.
'이걸로 특허가 안 되는 건가?' 하고 포기하시는 분들도 계신데, 사실 특허거절이유통지는 심사관이 의문점을 공식 통보하는 절차일 뿐입니다.
특허거절이유통지를 받았다는 것이 곧 특허가 거절됐다는 의미는 아닙니다.
심사관은 출원된 명세서를 검토하다가 신규성, 진보성, 기재 불비 등의 문제를 발견하면 바로 거절결정을 내리지 않고 먼저 출원인에게 이유를 알려줍니다.
출원인 입장에서 이에 대응할 기회가 주어지는 것이고요.
실제로 특허 실무에서 거절이유통지는 매우 흔한 과정입니다.
처음 출원한 명세서 그대로 바로 등록되는 경우보다, 한 번 이상 거절이유통지를 받고 대응한 뒤 등록되는 경우가 훨씬 더 많습니다.
문제는 이 통지를 받은 뒤 어떻게 대응하느냐입니다.
이번 글에서는 특허거절이유통지를 받았을 때 의견서 제출과 특허 보정을 어떻게 활용하는지, 실무 대응 흐름을 단계별로 살펴보겠습니다.
특허거절이유통지는 심사관이 출원서를 검토한 결과, 그대로는 특허를 허여하기 어렵다고 판단했을 때 출원인에게 그 이유를 서면으로 알리는 절차입니다.
통지서에는 어떤 청구항이 어떤 이유로 문제가 되는지, 심사관이 인용한 선행기술 문헌은 무엇인지가 구체적으로 기재됩니다.
거절 이유로는 크게 몇 가지가 자주 등장합니다.
통지를 받으면 보통 2~3개월의 의견 제출 기간이 부여됩니다.
이 기간 안에 출원인은 의견서나 보정서를 제출해 심사관의 거절 이유에 반박하거나, 청구범위를 수정해 문제를 해소해야 합니다.
기간 내에 아무 대응도 하지 않으면 거절결정이 확정됩니다.
특허거절이유통지는 끝이 아니라 특허출원 대응의 시작점이라고 보시면 됩니다.
특허거절이유통지에 대응하는 수단은 크게 의견서 제출과 보정서 제출, 두 가지입니다.
두 가지를 동시에 제출하는 경우도 많고, 상황에 따라 한쪽만 활용하기도 합니다.
의견서는 심사관의 판단이 잘못됐거나 오해가 있음을 논리적으로 설명하는 문서입니다.
예를 들어 심사관이 인용한 선행기술이 우리 발명과 기술적 구성이 다르다거나, 해당 분야 통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 없는 이유가 있다면 그 논거를 의견서에 담아 제출합니다.
반면 특허 보정은 명세서나 청구범위 자체를 수정하는 행위입니다.
청구항의 권리범위가 너무 넓어 선행기술과 충돌한다면, 구성요소를 추가해 청구항을 좁히는 방식으로 문제를 해소할 수 있습니다.
다만 보정에는 중요한 제한이 있습니다.
보정 내용은 최초 출원서에 기재된 범위를 벗어날 수 없습니다.
처음 명세서에 없던 내용을 새로 추가하는 방식으로 보정하면 신규사항 추가로 다시 거절이유가 됩니다.
그래서 최초 출원 단계에서 명세서를 얼마나 충실하게 작성했느냐가, 이후 보정 가능성의 폭을 결정합니다.
의견서와 보정서는 전략적 선택의 문제입니다.
권리범위를 최대한 유지하고 싶다면 의견서를 통해 심사관을 설득하는 쪽을 먼저 시도하고, 논리적 반박이 어렵다면 보정을 통해 확실하게 선행기술과의 차별성을 확보하는 방향을 택합니다.
특허거절이유통지에 대한 대응은 거절 이유의 종류, 인용된 선행기술의 내용, 그리고 출원인이 실제로 보호받고 싶은 핵심 기술이 무엇인지에 따라 전략이 완전히 달라집니다.
진보성 거절의 경우, 심사관이 복수의 선행기술을 조합해 거절 이유를 든 상황이라면 그 조합이 왜 자명하지 않은지를 설명하는 논리 구성이 중요합니다.
단순히 "우리 기술이 다르다"고 주장하는 수준으로는 심사관을 설득하기 어렵습니다.
선행기술 문헌을 직접 분석해 구성의 차이를 조목조목 대조하고, 효과의 차이까지 뒷받침해야 합니다.
기재 불비 거절은 상대적으로 보정으로 해소하기 용이한 편입니다.
청구항의 표현이 불명확하다면 더 명확한 표현으로 수정하고, 발명의 상세한 설명이 부족하다면 최초 출원 범위 내에서 보완하는 방식으로 대응합니다.
만약 의견서와 보정서를 제출했음에도 심사관이 거절결정을 유지한다면, 그 다음 단계로 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
이 심판은 특허심판원에서 별도의 심판관 합의체가 다시 판단하는 절차인데요.
심판 단계에서는 거절결정 이전의 청구항을 기준으로 다시 논리를 구성할 수 있어, 1차 대응에서 어려웠던 부분을 보완할 여지가 생기기도 합니다.
특허거절이유통지를 받은 후 어떤 루트로 대응하느냐에 따라 최종 권리범위가 크게 달라질 수 있습니다.
지금까지 특허거절이유통지의 의미와 의견서 제출, 특허 보정의 차이, 그리고 사안별 대응 전략을 살펴봤습니다.
핵심을 정리하면 이렇습니다.
한 가지 실무적으로 중요한 점은, 대응 기간이 짧고 보정 가능 범위도 최초 출원서에 묶여 있다 보니 통지를 받은 뒤 서두르기보다 초기 출원 단계부터 명세서를 탄탄하게 준비하는 것이 훨씬 유리합니다.
통지를 받은 이후에도 전략적 선택지는 분명히 있습니다.
다만 의견서와 보정서를 어떻게 구성하느냐에 따라 최종 권리범위가 달라지는 만큼, 섣불리 혼자 작성하기보다 전문가와 함께 거절 이유를 꼼꼼히 분석한 뒤 대응 방향을 결정해 보시길 권해드립니다.
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