어느 날 갑자기 법무법인 명의의 내용증명이 사무실로 날아듭니다.
봉투를 열면 '귀사의 제품이 당사의 특허권을 침해하고 있으므로 즉시 판매를 중단하고 손해배상에 응하라'는 내용의 특허 침해 경고장이 들어 있습니다.
경고장 한 장이 사업 전체를 흔들 것 같은 압박감을 줍니다.
실제로 이 상황에서 가장 흔한 반응은 두 가지입니다.
첫 번째는 즉각 사과하거나 판매를 멈추는 것이고, 두 번째는 무시하고 버티는 것입니다.
안타깝게도 두 반응 모두 상황을 불필요하게 악화시킬 수 있습니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법을 제대로 알고 있는 것과 모르는 것 사이에는 분쟁 결과에서 큰 차이가 생깁니다.
경고장 발송 자체가 법적 효력을 갖는 건 아닙니다.
그러나 그 이후 어떻게 대응하느냐에 따라 분쟁이 조기에 마무리되기도 하고, 수년간의 소송으로 이어지기도 하죠.
이번 글에서는 특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법을 직후 조치부터 전략 수립까지 실무 흐름에 따라 단계별로 살펴보겠습니다.
경고장을 받은 직후, 감정보다 정보 수집이 먼저입니다.
경고장에는 반드시 상대방이 주장하는 특허번호가 명시되어 있습니다.
그 번호를 특허청 키프리스(KIPRIS)에 입력하면 특허 원문, 청구항, 출원인, 등록일, 권리 소멸 여부까지 무료로 확인할 수 있습니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법의 첫 단계로 우선 확인해야 할 것들을 짚어 보면 아래와 같습니다.
이 네 가지만 확인해도 상대방 주장의 실질적 무게가 어느 정도인지 윤곽이 잡힙니다.
경고장을 받은 사실을 임직원 전체에 공유하거나 소셜미디어에 언급하는 것은 피해야 합니다.
분쟁이 공론화되면 협상 여지가 줄고, 상대방이 소송으로 선회할 명분을 만들어 줄 수 있습니다.
경고장 수령일로부터 통상 2~4주 안에 답변서를 보내는 것이 실무 관행입니다.
기한 내 아무 답변도 하지 않으면 묵인으로 해석될 수 있고, 상대방이 가처분 신청이나 소 제기를 앞당기는 빌미가 되기도 합니다.
준비가 충분하지 않다면 '검토 중'이라는 짧은 회신만으로도 시간을 벌 수 있습니다.
특허 침해 경고장은 소장(訴狀)이 아닙니다.
법적으로 답변 의무가 규정된 것은 아니지만, 침묵이 전략적으로 유리한 경우는 드뭅니다.
여기서 중요한 개념이 '고의 침해' 입니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 이후에도 해당 제품이나 서비스를 계속 제공하면, 상대방은 추후 소송에서 고의 침해를 주장할 수 있습니다.
고의 침해가 인정될 경우 손해배상액 산정에서 불리해질 수 있으므로, 경고장 수령 이후의 행위는 신중하게 판단해야 합니다.
반대로, 경고장이 사실관계와 다르거나 특허 청구항과 자사 제품이 기술적으로 일치하지 않는다면 당당하게 비침해 의견을 제시할 수 있습니다.
비침해 주장이란, 상대방 특허의 청구항 구성 요소를 하나씩 대조했을 때 자사 제품이 그 전부를 충족하지 않는다는 것을 기술적으로 설명하는 논리입니다.
특허는 청구항에 기재된 구성 요소를 모두 포함해야 침해가 성립합니다.
구성 요소 중 단 하나라도 빠져 있다면, 원칙적으로 침해에 해당하지 않습니다.
또한 상대방 특허 자체의 유효성을 다투는 방법도 있습니다.
선행기술 조사를 통해 해당 특허가 신규성이나 진보성 요건을 충족하지 못한다는 근거가 나온다면, 특허심판원에 무효심판을 청구하는 것도 현실적인 선택지입니다.
무효심판이 청구되면 상대방은 특허권을 근거로 한 권리 행사에 상당한 부담을 느끼게 되고, 협상 테이블에서의 역학 관계도 달라집니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법은 크게 세 방향으로 나뉩니다.
첫 번째는 라이선스 협상입니다.
상대방 특허가 유효하고, 자사 제품이 기술적으로 청구항을 충족한다는 판단이 선다면 실시료를 지급하는 라이선스 계약을 맺는 것이 소송보다 비용·시간 측면에서 합리적일 수 있습니다.
이때 협상력을 높이려면 단순히 '줄여 달라'고 요청하는 것보다, 비침해 가능성이나 무효 가능성을 분석한 기술 검토 의견서를 근거로 제시하는 것이 훨씬 효과적입니다.
두 번째는 무효심판 청구입니다.
선행기술 조사를 통해 상대방 특허보다 앞선 공개 기술이 확인된다면, 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있습니다.
무효심판 인용률은 청구항 범위와 선행기술의 적합성에 따라 편차가 있지만, 충분한 선행기술이 있다면 실질적인 방어 수단이 됩니다.
무효심판과 침해 소송은 동시에 진행될 수 있기 때문에, 무효 청구는 방어 전략의 핵심 축이 됩니다.
세 번째는 비침해 주장입니다.
자사 제품의 기술 구성을 청구항과 면밀히 대조해 침해가 성립하지 않음을 입증하는 전략입니다.
이 과정에서는 제품 설계 도면, 제조 공정 기록, 개발 이력 등이 중요한 근거 자료가 됩니다.
세 전략은 반드시 하나만 선택해야 하는 것이 아닙니다.
비침해 주장을 전면에 내세우면서 동시에 무효심판을 청구하고, 협상 채널도 열어 두는 복합 대응이 실무에서 자주 쓰입니다.
어떤 조합을 택할지는 상대방 특허의 강도, 자사 제품의 기술 구성, 사업 연속성 우선순위에 따라 달라집니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법, 핵심은 받은 순간이 아니라 그 이후 움직임에 있습니다.
핵심을 정리하면 이렇습니다.
특허 분쟁은 기술의 싸움이기도 하지만, 절차와 타이밍의 싸움이기도 합니다.
같은 사실관계라도 초기 대응이 어떻게 이루어졌느냐에 따라 협상 결과가 크게 달라지는 것을 실무에서 자주 봅니다.
경고장을 받은 사실만으로 사업을 멈추거나 불리한 조건에 서명할 필요는 없습니다.
상대방 특허의 청구항을 꼼꼼히 분석하고, 자사 기술과의 간격을 냉정하게 따져 보는 것이 먼저입니다.
특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법이 막막하게 느껴지신다면, 침해 대응 경험이 있는 전문가와 함께 초기 분석부터 차근히 살펴보시길 권합니다.
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