*이 콘텐츠는 특허법인 테헤란 고객에게 발송되는 뉴스레터를 가공한 글입니다.
안녕하세요, 특허법인 테헤란입니다.
여러분은 '악의적 상표 선점'이라는 말, 혹시 들어 보셨나요? 기본적으로 상표 선점은 먼저 상표를 등록하는 행위를 말하는데요. 상표법은 '선출원주의'를 원칙으로 하므로 먼저 출원한 사람이 해당 상표에 대한 권리를 갖게 됩니다. 그렇다면 악의적 상표 선점은 일반적인 상표 선점과 어떻게 다른지, 대체 어떻게 타인이 상표를 가로챌 수 있는 것인지 이번 콘텐츠에서 살펴보겠습니다.
악의적 상표 선점이란?
'악의적 상표 선점'은 사용하려는 목적이 아닌 제3자가 타인의 브랜드를 먼저 상표로 출원해 버리는 행위를 말해요. TV에 출연해 인기가 많아진 식당이나 메뉴, 이름, 등을 제3자가 선점하는 경우가 많은데요. 덮죽, 펭수, 영탁 막걸리 등의 사건은 언론에 크게 보도되기도 했죠.
특허청은 악의적 상표 선점 행위를 '타인이 사용 중인 상호 또는 브랜드를 상표로써 선점하여 타인에게 팔거나 합의금 또는 사용료를 요구하는 행위'로 규정하고 있습니다. 실제로도 이미 영업 중이던 상호의 상표를 먼저 등록하고, '상표권 침해 경고장'을 보내는 사례가 많은데요. 특허청에서 악의적 상표선점행위 피해신고 누리집을 운영할 정도입니다.
이미 경고장을 받은 경우라면 변리사 등 전문가와 논의해 대응하는 것이 확실하지만, 해당 누리집에서 상표권의 유효성과 효력제한사유 등 검토 방법을 확인할 수 있습니다. 실제 '포항 덮죽'의 사례에서도 악의적 상표 선점자는 '출처의 오인 혼동으로 인해 수요자를 기만할 우려가 있는 상표'에 해당한다는 이유로 등록을 거절당했죠. 선출원 상표라고 해서 모두가 유효한 상표는 아니라는 의미입니다.
상표 사냥꾼? 상표 브로커?
우리나라에서 '상표 사냥꾼'은 타인이 사용 중인 상표를 먼저 다수 출원해 이익을 얻으려 하는 이들을 말합니다. 특허청은 이러한 '악의적 상표 선점행위 의심자'를 집중 관리·감독하고 있으며, 2020년부터 올해 8월까지 이들에 의한 출원 특허가 2,500건이 넘는다고 발표한 바 있습니다.
비슷하게 '상표 브로커'는 타업체의 인지도 높은 상표를 먼저 출원, 등록하고 원 권리자 또는 제3자에게 되팔아 부당한 경제적 이득을 취하고자 하는 자로서, 최근에는 중국 브로커에 의한 피해가 다수 보고되는 상황입니다. 특히 중국의 상표 브로커들은 우리나라의 무신사나 쿠팡 등 플랫폼에 입점하는 브랜드의 상표권을 모두 획득해 두고, 우리 기업이 중국에 진출할 때 고가에 되파는 것이 특징입니다.
여러분도 혹시 플랫폼에 입점해 계시다면 중국 특허청에 상표명을 검색해 보세요. 해외에도 알려진 브랜드라면 중국 브로커에 의해 선점되었을 가능성이 높습니다. 상표권자가 비슷한 한국 브랜드를 수십 수백 개 소유하고 있다면 브로커로 볼 수 있습니다.
이처럼 상표 사냥꾼, 상표 브로커에 의해 상표가 선점되어 부당한 손해가 발생한 경우, 법적인 절차를 통해 대응할 필요가 있습니다. 이의신청, 무효심판, 불사용취소신청 등 상황에 따라 대응 방법은 다양하니, 전문가와 논의해 진행하는 것을 추천합니다. 정부에서도 국내기업 구제를 위해 관련 지원사업을 운영하고 있습니다.
악의적 상표 선점 예방법
악의적 상표 선점을 예방하는 방법은 사실 심플합니다. 전략적으로 시기를 고려해 상표를 출원하는 것입니다.
위 이미지는 넷플릭스 오리지널 요리 예능인 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'의 상표 출원 검색 결과인데요. 방송 시작이 약 3주 뒤인 9월 17일부터인 것을 고려하면, <흑백요리사: 요리 계급 전쟁>이라는 타이틀이 홍보/공개되는 시점 직전에 출원했다는 사실을 알 수 있습니다. 상표를 너무 일찍 공개하면 방송의 스포일러가 되고, 출원이 늦어지면 악의적 상표 선점의 가능성이 있어 직전에 출원한 것으로 짐작됩니다.
위 사례는 방송의 경우이지만, 상표 출원은 출생신고라는 말이 있습니다. 앱이라면 스토어 공개 전에 출원하고, 식당이라면 간판을 달기 전에 출원해야 경쟁자에 의한 선점을 피할 수 있죠.
상표의 정당한 권리자라면 무단 선점된 상표를 되찾을 수 있지만, 결과가 나오기까지 많은 시간과 자원이 소요됩니다. 그러므로 중요한 상표라면 반드시 전문가와 논의해 미리 출원하는 것을 추천해 드립니다. 비용이 부담된다면 정부의 '소상공인 지식재산 역량강화' 지원사업을 눈여겨보시기 바랍니다.
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