*이 콘텐츠는 특허법인 테헤란 고객에게 발송되는 뉴스레터를 가공한 글입니다.
안녕하세요, 특허법인 테헤란입니다.
해외 진출을 준비하는 분이라면 한 번쯤 들어 보셨겠지만, 해외출원을 할 때는 개별국 직접출원과 국제출원 중 선택이 가능합니다. 이번 콘텐츠에서는 대표적인 지식재산권 국제출원에 해당하는 마드리드 출원과 헤이그 출원에 대한 궁금증을 해소해 드리려고 합니다.
Q. 헤이그 출원과 마드리드 출원의 차이점은 무엇인가요?
간단히 말해 헤이그 출원은 디자인에 관한 국제 출원 시스템이고, 마드리드 출원은 상표 국제 출원 시스템입니다. 하나의 출원서로 여러 국가에 출원할 수 있다는 점은 비슷하지만, 출원 가능한 국가와 보호하는 권리가 다르죠.
한편, 헤이그 시스템을 이용한 국제출원은 선행하는 국제출원이나 등록이 필요하지 않습니다. 자신의 디자인을 곧바로 해외에 출원할 수 있다는 의미인데요. 이 부분이 국내 출원 또는 등록된 권리를 기초로 국제출원하는 마드리드 시스템과 다르다고 볼 수 있습니다.
특허청에서 헤이그 출원과 마드리드 출원의 절차를 도표로 소개하고 있으니, 아래 이미지를 참고하시기 바랍니다.
Q. 헤이그 출원은 어떤 국가에서 가능한가요?
헤이그 협정에 가입한 국가 및 유럽연합(EU), 아프리카 지식재산권 기구(OAPI)와 같은 특정 정부 간 기구에서 가능합니다. 대한민국, 미국, 일본, 중국, 유럽연합 등 주요 경제권에서 모두 출원이 가능한 것이 특징입니다. 특허청에 따르면 2025년 1월 기준 헤이그 협정 체약당사자는 총 82개, 정부 간 기구까지 포함하면 총 가입 국가는 99개입니다. (체약당사자 현황은 특허청 홈페이지에서 확인 가능)
Q. 개별국 출원과 국제출원 중, 무엇을 선택해야 하나요?
하나의 출원서로 여러 국가에 출원할 수 있다는 점에서는 국제출원이 좋아 보이지만, 모든 상황에서 이점을 갖는 것은 아닙니다. 일반적으로 국제출원은 기본 비용이 많이 들고, 협약 가입국에만 출원이 가능한데요. 만약 1~2개 국가에만 출원이 필요하거나, 협약에 해당하지 않는 국가에 출원해야 하는 상황이라면 디자인과 상표 모두 개별국 출원이 유효할 것입니다.
하지만 고객 여러분의 상황이나 앞으로의 계획에 따라 필요한 전략은 달라질 수 있으니, 해외출원 전에는 반드시 전문가의 컨설팅을 받아 보는 것을 추천합니다. 비용이나 시간적 여유, 권리 범위 등에 따라 최적의 방법이 상이하기 때문입니다.
Q. 마드리드 출원 시 국내 출원이 필요한가요?
앞서 말씀드린 것처럼 마드리드 출원은 해당 상표에 대한 기초 출원이 필수적입니다. 국내에 출원 또는 등록된 상표를 기초로 국제 출원서를 작성해 국제사무국에서 절차를 진행하기 때문이지요.
국제등록 후 5년간은 국내의 기초 권리 변동에 종속된다는 점도 알아 두셔야 합니다. 기초 출원된 권리가 거절 결정되거나 소멸되면 국제등록도 영향을 받아 거절되거나 소멸하게 됩니다.
국내 권리가 단기간에 변동될 가능성이 있다면, 이에 따르는 영향도 고려할 필요가 있습니다. 5년이 지나면 국제출원은 독립적으로 유지되는 점 참고하시기 바랍니다. 관련 비용 등은 담당 변리사에게 문의 주시면 상세히 알려드리겠습니다.
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